裁判要旨

商標局或商標評審委員會（下稱商評委）關於准予商標註冊的決定對於商標權利人在內的社會公眾均具有一定的公信力₪╃☁▩，相關權利人就此實施的相關商標使用◕│••▩、許可◕│••▩、轉讓等行為應當受到保護│╃。因此₪╃☁▩，兩件註冊商標衝突案件中₪╃☁▩，在後註冊商標被撤銷或無效的決定對於之前的使用行為原則上沒有溯及力₪╃☁▩，但在後註冊商標權利人申請註冊時存在惡意的₪╃☁▩，在先商標權利人可以主張相關使用行為構成侵權│╃。行政授權確權案件與民事侵權訴訟中對混淆可能性的認定存在區別│╃。前者應當考慮係爭商標核定使用的所有商品類別₪╃☁▩，只要在任一商品上存在混淆可能性₪╃☁▩，係爭商標便不應准予註冊；後者則僅考慮被訴標識實際使用的商品類別│╃。

案情回顧

原告濟民公司於1998年在第5類化學醫藥製劑商品上獲准註冊“悉能”商標₪╃☁▩，專用權有效期至2018年9月27日│╃。被告億華公司於2004年在第5類醫藥製劑商品上申請註冊“希能”商標│╃。2010年₪╃☁▩，商標局決定對被告商標不予核准註冊₪╃☁▩，商評委於2011年決定被告商標予以核准註冊│╃。北京市第一中級人民法院◕│••▩、北京市高階人民法院分別判決維持商評委決定│╃。2015年₪╃☁▩，最高人民法院再審撤銷商評委決定₪╃☁▩，要求商評委重新作出決定│╃。2015年10月₪╃☁▩，商評委重新作出被告商標不予註冊的決定│╃。2011年至2016年期間₪╃☁▩，原告在國內多省多家藥店購買外包裝標註有被訴標識的頭孢丙烯幹混懸劑₪╃☁▩，生產者均註明為被告₪╃☁▩，遂針對其商標使用行為提起訴訟│╃。

原告認為₪╃☁▩，被告在未獲得核准註冊的情況下將被訴標識使用在涉案藥品上₪╃☁▩，產量巨大₪╃☁▩，銷售範圍遍及全國各地₪╃☁▩，對原告造成的損害後果十分嚴重│╃。被告辯稱₪╃☁▩，被訴標識系其依法申請並經商標局核准註冊的商標₪╃☁▩，與權利商標間的爭議屬註冊商標間的糾紛│╃。基於商標註冊制度的公示◕│••▩、公信原則及法不溯及既往的裁判規則₪╃☁▩，億華公司是在享有註冊商標專用權的前提下₪╃☁▩，合法◕│••▩、正當地使用被訴標識│╃。

一審法院認為₪╃☁▩，鑑於最高人民法院的再審判決撤銷了商評委作出准予被訴標識核准註冊的複審決定₪╃☁▩，故被訴標識應視為自始不具有註冊商標專用權│╃。億華公司在涉案藥品上使用被訴標識₪╃☁▩，已構成對濟民公司註冊商標專用權的侵犯│╃。故判令被告停止侵權◕│••▩、消除影響並賠償包括合理費用在內的經濟損失550萬元│╃。被告不服提起上訴│╃。二審法院認為₪╃☁▩，註冊商標被撤銷或宣告無效的₪╃☁▩，對於撤銷或無效之前的商標權利人的使用行為原則上沒有溯及力₪╃☁▩，但因商標註冊人的惡意給他人造成的損失₪╃☁▩，應當給予賠償│╃。被告主觀上存在惡意₪╃☁▩，客觀上易導致混淆₪╃☁▩，構成對權利商標專用權的侵犯│╃。故判決駁回上訴₪╃☁▩，維持原判│╃。

案件評析

此案系典型的商標行政◕│••▩、民事交叉案件₪╃☁▩，被告的“悉能”商標最終被最高人民法院再審判決撤銷₪╃☁▩，由此產生的問題是原告能否主張被告於商標撤銷前的使用行為構成侵權₪╃☁▩，商標民事侵權訴訟與行政授權確權訴訟中關於混淆誤認的判斷是否存在區別│╃。

註冊商標被撤銷後對之前使用行為是否具有溯及力☁☁☁✘↟？商標法第四十七條第二款規定並未明確宣告註冊商標無效的決定或裁定₪╃☁▩，對宣告無效前商標註冊人自身使用商標的行為是否具有溯及力│╃。筆者認為₪╃☁▩，商標局或商評委關於准予商標註冊的決定對於商標權利人在內的社會公眾均具有一定的公信力₪╃☁▩，因信賴商標註冊部門的決定而實施的相關商標使用◕│••▩、許可◕│••▩、轉讓等行為應當受到保護₪╃☁▩，不能因為註冊商標之後被撤銷或無效而使得原本合法的行為轉變為侵權行為₪╃☁▩，否則基於註冊商標而進行的各種市場活動將缺乏穩定性和可預期性│╃。但是₪╃☁▩，商標法第七條規定₪╃☁▩，申請註冊和使用商標₪╃☁▩，應當遵循誠實信用原則│╃。如果商標註冊人在申請◕│••▩、使用註冊商標時₪╃☁▩，主觀上存在惡意₪╃☁▩，即明知其申請註冊或使用的商標侵害他人在先權利₪╃☁▩，那麼上文提及的商標註冊人值得保護的信賴利益便不復存在│╃。不論註冊商標是否被撤銷或者宣告無效₪╃☁▩，在先的權利人均可以主張在後的商標使用行為構成侵權₪╃☁▩，請求賠償│╃。

被告的註冊商標被撤銷前的使用行為是否構成侵權₪╃☁▩，取決於兩方面判斷₪╃☁▩，一是被告主觀上是否存在惡意；二是被告使用被訴標識的行為是否容易導致混淆誤認│╃。如何區分判斷行政◕│••▩、民事交叉案件中的混淆誤認☁☁☁✘↟？筆者認為₪╃☁▩，行政授權確權案件應當考慮係爭商標核定使用的所有商品類別₪╃☁▩，只要在任一商品上存在混淆可能性₪╃☁▩，係爭商標便不應准予註冊；民事侵權訴訟則僅考慮被訴標識實際使用的商品類別│╃。因此₪╃☁▩，存在行政訴訟中認定存在混淆誤認₪╃☁▩，但民事侵權訴訟中存在認定實際使用的商品不會與原告混淆誤認的可能性│╃。本案中₪╃☁▩，被告的商標核定使用的商品包括醫藥製劑◕│••▩、針劑等₪╃☁▩，但實際使用的商品為“頭孢丙烯幹混懸劑”₪╃☁▩，故本案不宜根據最高人民法院的再審判決直接認定存在混淆誤認₪╃☁▩，應根據實際使用的情況判斷被告的使用行為是否容易導致混淆誤認│╃。考慮到被訴標識與權利商標所使用的商品屬於相同商品₪╃☁▩，被訴標識與權利商標的發音相同₪╃☁▩，運用文字的方式和風格非常接近₪╃☁▩，而且涉及的商品與人們的生命健康息息相關₪╃☁▩，在認定是否容易導致混淆誤認時應當施加較為嚴格的標準│╃。結合被告存在主觀惡意₪╃☁▩，最終認定被告實際使用被訴標識的行為容易導致混淆誤認₪╃☁▩，其行為構成侵權│╃。（凌宗亮）